J’ai déposé la marque en premier, et lui, le nom de domaine : qui gagne ?

Vous avez décidé de vous lancer sur le marché des poussettes électriques, et vous avez donc procédé au dépôt de la marque « magic electric stroller » auprès de l’INPI, après avoir vérifié que cette marque ne faisait l’objet d’aucun dépôt antérieur. L’aventure entrepreneuriale peut alors commercer : dépôt des statuts, recherche de financement, développement des prototypes, achat du nom de domaine… et là, c’est la douche froide : une personne a déposé les noms de domaines www.magic-electric-stroller.com et www.magicelectricsoller.com avant vous. Vous contactez donc le dépositaire de ces noms de domaine, qui vous affirme les avoir déposé de bonne foi, considérant que ces noms étaient libres.

Dans cette hypothèse, que faire ? Et quels sont vos droits ? C’est au dépositaire du nom de domaine qu’incombait le travail de recherche d’antériorité, et notamment la recherche au sein de la base de marque de l’INPI, pour vérifier si cette marque n’était pas déjà protégée par un droit. La pratique frauduleuse du cybersquatting Si certains dépôts identiques sont le fruit du hasard : il n’est pas impossible que plusieurs personnes aient des idées similaires dans le même laps de temps… Il s’est développé une pratique volontaire de cybersquatteur déposant des noms de marques notoires, dans le but de les vendre à un très bon prix aux réels propriétaires et exploitants de ces marques. Fut ainsi jugé l’affaire l’Oréal Paris, où fut jugée une personne qui avait frauduleusement acquis les noms de domaine : lorealparis.com, cacharelparis.com, lancomeparis.com, etc. (TGI Nanterre, réf., 30 juin 1999, L'Oréal et autres c/ A), les juges ont d’ailleurs qualifié cette pratique de racket (TGI Paris, réf., 25 avr. 1997, aff. « Framatome ») Une proposition de loi avait même été proposé pour viser uniquement ce délit qui s’apparente à du chantage, mais elle fut juger superflue car cette fraude pouvait déjà être sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale, de la contrefaçon de marque, du parasitisme économique et de l’extorsion au sens de l'article L. 312-1 du Code pénal, si l’intention malveillante est avérée. Comment agir ? Comme nous l’avons vu, nous pouvons agir sur le fondement de la contrefaçon via l’article L. 713-22 : pour les reproductions identiques et L. 713-3, pour les reproductions similaires, autrement dit, celles qui sont suffisamment proche de l’originale pour être de nature à induire les consommateurs, erreur. Ainsi comme le rappelle la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 31 mars 2010, Sté. financière Patrick Goyon) : « La contrefaçon par reproduction résulte également de l'utilisation de la marque contrefaisante comme noms de domaine internet, avec suppression mineure d'accent, cette dénomination qui renvoie à des services et produits offerts se rapportant au tourisme étant source de confusion » Ainsi, par exemple, la Cour de Paris de 2011 a considéré que l'enregistrement et l'exploitation des noms de domaine 2xmoinschers.fr, 2moinscher.fr et 2xmoinscheres.com constituaient la contrefaçon des marques « 2x (moins cher) » et « 2xmoinscher.com » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 30 nov. 2011). A quelles conditions ? Cependant, pour que votre action soit recevable, il vous faut vérifier que votre concurrent exerce la même activité, sinon, comme en témoigne l’affaire Alice (TGI Paris, réf., 12 mars 1998, SA Alice c/SNC Alice), votre demande ne sera pas jugée recevable. Les activités visées doivent être celles enregistrées lors du dépôt de marque ; elles doivent être « similaires », mais pas nécessairement identique. Ainsi, il peut coexister plusieurs sites incluant le terme « Mont Blanc » dès lors que leur activités ne sont en rien similaires : http://www.montblanc.com/fr (horlogerie, maroquinerie), http://www.massif-mont-blanc.com/ (site d’information touristique) et http://www.desserts-montblanc.fr/ (pour les desserts). Déposer sa marque sous la classe 35 ne suffira pas à rendre indisponible un terme, de manière général, sur le web. Seule la spécialité du site sera prise en compte. Mais que se passe-t-il si votre activité n’est toujours pas lancée ? Il sera plus malaisée de prouver la contrefaçon, sauf si la marque est notoire (c'est-à-dire connue de tous article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle). Nous ne saurions donc trop vous conseiller d’avoir une landing page portant votre marque, décrivant vote activité afin de faire valoir. Le nom de la marque doit également être distinctif ; autrement dit « originale » Votre marque doit être le fruit de votre imagination, elle ne peut pas être purement descriptive : vous ne pouvez vous approprier les termes « pizzas », « cahier », « robes » et interdire à quiconque de les réutiliser. Ainsi, le nom de domaine www.droneshop.com n’a pu être retiré car le mot « drone » ne pouvait faire l’objet d’une appropriation. TGI 3ème ch., Paris, 13 nov. 2015, Vizion’Air c/ Minigroup. Si ces conditions sont réunies, vous pourrez vous rapprocher de votre avocat ou de votre juriste, afin de faire valoir vos droits.

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