Comment bien choisir sa marque?


Le choix de la marque Le choix d’une marque devra prendre en compte une multitude paramètres : choix économique, choix stratégique, effet de mode, effet impactant, conséquences sur le référencement naturel, sont autant de critères devant être pris en compte dans le choix au combien important de la marque. Toutefois, dans cet article, il ne sera nullement question du choix de la marque en terme de stratégie de communication, mais de sa validité juridique. Qu’est ce qu’une marque ? La marque c’est la dénomination sous laquelle une personne exploite ses biens et services, c’est le signe de reconnaissance et de démarcation auprès du public. Elle peut être différente de la dénomination sociale qui désigne la personne morale, et qui est le terme inscrit lors de l’enregistrement de la société auprès du CFE (centre de formalité des entreprises). Une même personne morale peut donc avoir plusieurs marques qui viendront identifier des produits et services différents, en revanche, elle n’a qu’une seule dénomination sociale. A l’inverse, une même marque peut être utilisée par plusieurs personnes morales, soit via le système des licences, ou sous la forme d’une marque collective. Il est également possible, pour une personne morale d’avoir une dénomination sociale et de ne pas avoir fait enregistrer celle-ci en tant que marque. Enfin, les personnes physiques, et les entrepreneur.e.s individuel.lle.s bien que n’ayant pas de dénominations sociales, Est-on obligé de déposer sa marque ? Non, elle n’a qu’un caractère facultatif, il n’y a donc obligation légale de le faire. Toutefois, il est plus qu’utile de la faire, d’une part pour des raisons probatoires (être titulaire du récépissé de l’INPI permettant de dater son enregistrement) et d’autre part pour bénéficier de l’ensemble de la législation protectrice sur le droit des marques. Comment choisir sa marque ? En droit la règle de principe est simple : tout ce qui n’a pas déjà été pris dans votre domaine d’activité peut être utilisé à titre de marque. En principe donc, la liberté de choix est de mise. Toutefois, cette liberté est encadrée et limitée par de nombreuses règles que nous allons énumérer ici. Une marque doit prendre une forme graphique En vertu de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle la marque doit être un signe susceptible de représentation graphique. Ainsi, peuvent constituer une marque :

- les dénominations sous toutes les formes telles que mots, assemblages de mots, noms patronymiques ou géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; - les signes sonores tels que sons, phrases musicales ;

- les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse, les formes notamment du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. Les lettres, chiffres et sigles peuvent également être déposés Furent ainsi reconnus par la jurisprudence comme étant des marques valides les sigles - les lettres « CSM » (Cass. soc., 4 oct.), « ESF » pour l'École de ski français (CA Grenoble, 19 avr. 1979 :) les nombres « 100 000 » pour des articles de bonneterie (CA Paris, 5 févr. 1952), « 555 » pour des briquets (CA Lyon, 5 févr. 1954).

Les slogans Les slogans peuvent également être déposé en tant que marque, à condition qu’ils ne soient ni descriptif, ni déceptif. Les sons, les mélodies A conditions qu’ils puissent prendre une forme graphique (sous forme de partition, note de musique…), les sons peuvent également faire l’objet d’un dépôt de marque. Cela signifie, par conséquent que les sons tels qu’un crissement de pneu, un rugissement, ou le son de la pluie ne peuvent faire l’objet d’un dépôt. Les marques olfactives et gustatives Quoique n’étant pas explicitement mentionnée à l’article L711-1CPI, hypothétiquement, dès lors qu’une odeur peut être retranscrite par écrit, elle peut être déposée à titre de marque. Toutefois, cette solution est compliquée par la jurisprudence, qui considère qu’une formule chimique ne suffit pas pour décrire un échantillon d’odeur (CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, R. Sieckmann ; TPICE, 27 oct. 2005, aff. T-305/04, Eden SARL). Donc si en théorie, il est parfaitement possible de procéder à l’enregistrement d’une telle marque (si tant qu’on puisse le retranscrire par écrit), en pratique, cela n’a pas encore été accepté. Idem pour les marques gustatives, et à ce titre mentionner simplement « arôme de fraise » ne suffit pas pour protéger une marque (CA Paris, ch. 4, sect. B, 3 oct. 2003, no RG : 03/02153). Par conséquent, si ces marques peuvent en théorie avoir une existence légale, en pratique, aucune n’a encore réussie à convaincre le juge de sa légitimité à être enregistré. Les dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse Peuvent également être déposées à titre de marques, à condition, encore une fois, qu’on puisse retranscrire sous forme graphique. Attention toutefois, les armoiries et emblèmes nationaux ne peuvent être déposées. Et en ce qui concerne les logos, images… si ils ont été réalisés par un auteur, un illustrateur ce dernier devra impérativement vous céder ses droits sur son œuvre pour que vous puissiez légitimement déposer sa réalisation à titre de marque. Forme et packaging La forme du produit, tout comme celle de son conditionnement peuvent être reconnu à titre de marque. Il peut aussi bien s’agir d’une carte de visite, que de la forme d’une bouteille, si tant est qu’ils soient distinctifs. Ont ainsi été reconnu comme distinctif l’emballage doré du roché Ferrero Rocher, ainsi que la forme du Kinder Bueno CA Paris, 19 déc. 2012, le visage de la poupée Barbie (CA Paris, 13 juin 2012. N’ont pas été reconnu comme distinctive cependant la forme d’une glace Magnum, (Cass. com., 1er mars 2011) ni celle du lapin Lindt à clochette rouge (CJCE, 24 mai 2012) Par contre, pour les marque tridimensionnelle, il faut veiller à bien la représenter de manière graphique, ainsi, pour la semelle Louboutin, les juges ont estimé que le dessin ne permettait pas de déterminer si il s’agissait de la face extérieure ou intérieure de la semelle. Par ailleurs, dans la mesure où le dépôt d’une marque tridimensionnelle peut avoir pour but de contourner la législation sur les créations de formes nouvelles (la protection par le brevet n’octroi qu’une protection limité dans le temps de 20/25 ans), si cette forme a un aspect technique (qui lui est indissociable) elle ne pourra être enregistrée à titre de marque, et devra être gouvernée par la législation sur le droit des créations nouvelles. Ainsi, la protection par le droit des marques ne doit pas être utilisé afin de protéger indéfiniment des solutions techniques. Dans cette même logique, lorsqu’une forme constitue la valeur intrinsèque d’un bien (robe de couturier, forme d’un vase…) elle doit être déposée en tant que modèle, et non en tant que marque. Les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs Il est parfaitement possible de déposer une palette de couleur à titre de marque si ces couleurs sont assemblées de manière prédéterminée, constante, et distinctive (ainsi, le motif Vichy, trop commun n’a pas être enregistré CA Paris, ch. 5-1, 1er déc. 2010) En revanche, pour ce qui est du dépôt d’une seule couleur unie, cela n’est possible que si la couleur en question présente un véritable caractère distinctif. A titre d’exemple, la couleur de la semelle Louboutin, est dépourvue de ce caractère distinctif, et les juges ont par ailleurs précisé que cela « reviendrait à conférer le pouvoir d'interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelles rouges ».

Est-il possible de déposer son nom patronymique à titre de marque ? Oui, en principe. Auparavant, seules les personnes titulaires du nom patronymique sur leur état civil pouvaient le déposer, une femme mariée ne pouvait même pas déposer comme nom de marque le nom de son époux. Aujourd’hui, il est possible de déposer le nom d’un associé fondateur, tout comme n’importe quel autre nom. Si le nom est courant Il y a de forte probabilités qu’une autre personne, en France, (et a fortiori à l’Etranger) porte le même nom que vous. Dans ce cas, le droit offre la possibilité à un homonyme de déposer un nom de marque similaire, à condition qu’il n’empiète pas sur vos propres droits, et que ce dépôt ne crée pas un risque de confusion entre les marques déposées, comme tout autre dépôt de marque. Les pseudonymes peuvent également être déposés, sans besoin de prouver, cette fois, que l’on est réellement détenteur de ce pseudo. Si on dépose le nom d’une célébrité Dans ce cas, vous portez atteinte au droit à la personnalité d’un tiers, et à sa réputation, et la jurisprudence ne permet pas la réappropriation de ce nom s’il porte préjudice à son titulaire, que ce dernier soit une célébrité, issue d’une famille nobiliaire, ou figure historique. La justice a ainsi interdit l’usage du nom de Cézanne pour une galerie de tableaux (CA Paris, 6 juin 1961) ; de Luynes pour des rouges à lèvres (CA Paris, 24 janv. 1962) ; de Noailles pour des couverts (CA Paris, 21 mars 1973) ; Arnaud de France pour de la vaisselle (TGI Paris, 31 oct. 1995) ; Foujita (CA Paris, 17 déc. 1976, l'acteur Stallone (cf. TGI Paris, 29 juin 1988) Si l’on dépose un nom dépourvue de notoriété Dans ce cas, le dépôt peut être possible, surtout si on se prévaut du fait que le mot n’est pas notablement connu pour un patronyme. Cependant, son titulaire pourra attaquer le titulaire de la marque s’il estime que le nom lui porte préjudice. La justice a toutefois fait remarquer au porteur du patronyme « Viagra » qu’il agissait bien tardivement, et que ne s’étant pas manifester au moment du lancement de la marque, il avait toléré son utilisation, et ne pouvait donc prétendre être préjudicié par cette marque, (CA Paris, ch. 1, sect. C, 21 déc. 2000), les juges ont dans cette affaire considéré qu’il y avait un abus de droit à agir si tardivement. Cependant faire le choix du patronyme peut poser problème car il ne peut être totalement être détaché de la personnalité de son fondateur, qui possède donc un droit à la personnalité sur ce nom, ainsi si une décision jurisprudentielle a pu considérer qu’un associé fondateur qui aurait consenti à ce que son patronyme soit utilisé à titre de marque, ne permet pas à la société de déposer ce nom à titre de marque pour désigner de nouveaux produits et services (Cass. com., 6 mai 2003, no 00-18.192) ; toutefois des décisions plus récentes ont laissé entrevoir que cette restriction ne valait que parce que la personne en question (en l’occurrence Ducasse) était notoirement connue, mais que le cas échéant, si un associé accepte que son nom soit rattaché à la dénomination sociale de la société, il accepte également que celle-ci en fasse un usage commercial, et donc la dépose à titre de marque. Il perd, en quelque sorte son droit sur cette marque. Toutefois, avant la loi du 31/12/1964, on ne pouvait déposer seul le nom patronymique, il fallait lui accoler un terme (chocolat Meunier par exemple), ce n'est plus le cas désormais.

A cette règle du libre choix existe de très nombreuses exceptions Tout d’abord, il y a des professions auxquelles l’Etat impose l’utilisation de marques, pour des raisons d’ordre public, il s’agit des poinçons ou signes que doivent utiliser les joailliers et orfèvres (L. 19 brumaire, An VI), les producteurs d'eaux minérales (D. n° 57-404, 28 mars 1957, art. 18 D. 24 mai 1957), les personnes vendant des objets dans un but philanthropique. Pour les entreprises de droit public, ou les entreprises de droits privés ayant une mission de service publique, il n’est pas possible de déposer à titre de marque un nom désignant un produit ou un service en langue étrangère, si le terme désignant ledit service ou ledit produit existe en langue française. (L. n° 94-665, 4 août 1994, art. 14 : JO, 5 août) Les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (Article . 711-3 du code de la propriété intellectuelle) Il n’est pas possible de déposer une marque obscène, choquante, ou insultante. Ex : la marque Puta Madre (Cass. com., 29 mars 2011), contraire aux mœurs. Toutefois, il appartiendra au juge de déterminer ce qu’il estime contraire à l’ordre public ou pas. Ainsi, si la marque Opium a pu finalement être enregistré (CA Paris, 7 mai 1979), les marques Chanvrette et Cannabia furent annulées (CA Rennes, 12 mars 2002). Signe de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Il s’agit d’une marque dont l’appellation laisse à penser que le produit / service vendu est doté d’une qualité dont il est en réalité dépourvu. « Cru du Fort Médoc » pour désigner des vins qui n'avaient pas droit à une appellation d'origine Cass. com., 9 nov. 1981 « Sirop d'Évian », qui laisse à penser que de l’eau d’Evian est vendu dans le produit alors qu’il n’en est rien, Cass. com., 17 janv. 1984. « Fleur de santé » : qui laisse à penser que les cosmétiques vendus ont des propriétés thérapeutiques CA Paris, 26 oct. 1988 Plus généralement ; toutes les marques utilisant les termes « France » ou « Euro » qui trompent le consommateur en laissant à penser que la marque est revêtu d’un caractère officiel (« École de conduite française » Cass. com., 28 juin 1976) Les appellations d’origine Certaines appellations d’origine sont à la dispositions de producteurs qui répondent aux critères pour en bénéficier, il est donc impossible de déposer une marque qui reprend cette appellation, comme le terme « Champagne » par exemple (CA Paris, 4e ch., sect. A, 12 sept. 2001) Les indications de provenance Elles peuvent être choisies à conditions d’être réelles (et ne pas induire le consommateur en erreur) et de ne pas faire l’objet d’une règlementation spécifique (appellation d’origine, réservée à certains produits). Enfin, le dépôt du nom d’une ville comme marque ne saurait conférer un monopole sur l’utilisation du nom de la Ville. Ainsi, si il est possible d’utiliser le terme de « Paris » (ex, « Paris YSL »), dans sa marque, ce dépôt ne saurait interdire tout autre dépôt réutilisant le mot Paris. Sauf si il s’agit d’un domaine ayant acquis une certaine notoriété, ex : la dénomination « Ruchers de Solesmes l'Abbaye » (T. civ. La Flèche, 25 juill. 1945) Cependant, gardons à l’esprit qu’il est toujours possible, pour une Commune, d’attaquer sur le fondement de la responsabilité civile le déposant d’une marque, si elle considère que ce dépôt lui porte préjudice. Et si je m’inspire d’une œuvre littéraire ? Si le terme que vous voulez enregistrer est original, il est protégée par le droit d’auteur, et n’est donc plus susceptible d’appropriation. Cela est le cas pour Tarzan (TGI Paris, 10 juill. 1973), ou Chéri Bibi (T. civ. Seine, 2 mars 1959), en revanche, si le terme est dépourvue d’originalité, il ne pourra être protégée (le Parrain, TGI Paris, 20 mai 1975). Le terme doit être distinctif et non descriptif La marque doit certes évoquer le produit, mais ne peut le décrire directement. Un développeur ne peut déposer la marque « code » et une agence ne peut déposer la marque « consultant » interdisant ainsi l’utilisation d’un terme générique et descriptif à tous leurs concurrents. Ex : « Vente-privée » pour des services de vente sur internet TGI Paris, 28 nov. 2013 Le mot peut être courant, dans le langage usuel, bien sur, mais aussi professionnel. Ainsi, même les mots jargonneux sont concernés par cette obligation. Ex, le terme « Dipping Bowl », n’a pas été jugé distinctif (CE, 5 juill. 1974) Pour ce qui est des termes étrangers, il est possible de les utiliser s’ils ne sont pas usuellement utilisés pour désigner un produit, ou un service, mais dans ce cas, si la marque est communautaire, le nom de la marque ne pourra être déposé dans le pays de la langue de la marque. Ex jurisprudentiels : « Judogi », Cass. crim., 30 oct. 1962, désignant les vêtements des judokas a été considéré comme descriptive. En revanche, même si le terme se réfère à l’univers des produits/services vendus, il pourra être considéré comme distinctif s’il n’est pas purement descriptif. Ex, le mot Abracadabra, pour la vente d’accessoire de magie. La marque Body Shop a été considéré comme valable (CA Paris, 2 juill. 1997) car l’expression n’est pas utilisée en tant que tel en France, le mot confi’pure a été retenu également, grâce à sa lettre la distinguant du mot confiture. Cependant, même un terme descriptif acquérir un caractère distinctif, et sera protéger en tant que tel, si il est usité depuis longtemps. Qu’en est-il des appellations devenue générique ? Que se passe-t-il quand la marque devient tellement usuelle que son appellation désigne tous les produits couverts par son activité ? Les juges considèrent que si le déposant fait tous ses meilleurs efforts pour protéger sa marque (attaque en justice pour contrefaçon de marque, renouvellement successif) celle-ci ne peut être considérée comme étant tombée dans le domaine public, quand bien même serait elle devenue usuelle (ex, Caddie Cass. com., 24 janv. 1995) Principe de disponibilité En matière de marque, le premier arrivé est le premier servi ! Ainsi, pour qu’une marque soit considérée comme valable, encore faut il qu’elle ne porte pas atteinte à des droits antérieurs. Par conséquent, si une marque a déjà été déposée dans des classes similaires à celles dans lesquelles le futur déposant projette de déposer, il y a de forte chance que sa marque soit considérée comme non valable. A l’inverse, il est possible de déposer dans des classes différentes de celles exercé par un concurrent. Toutefois, le juge ne s’en tiendra pas à la lettre de ces classes, il appréciera, plus globalement quelle est l’activité réellement exercée, et si il existe un risque de confusion entre les marques. Ainsi, la renommée de la marque, le type d’activité seront examiné précisément. Les marques notoirement connues, comme Chanel, Carrefour, bénéficient d’une protection élargie, il est impossible de déposer une marque similaire, même pour des produits distincts car le risque de confusion est trop grand, et il parait évident que le déposant cherchera uniquement à s’approprier le prestige de la marque contrefaite. Conflit entre une marque et une dénomination sociale antérieure Même en cas d’absence de dépôt de marque, le titulaire d’une dénomination sociale peut se prévaloir de la protection attachée au droit des marques dès lors qu’il parvient à prouver qu’il exerce bien une activité sous cette dénomination. Toutefois, pour que cette enseigne, cette dénomination soit protégée, il faut qu’elle connaisse un rayonnement national. Qui peut déposer la marque ? Une personne physique comme une personne morale peut déposer une marque. Toutefois, si cette marque est utilisée dans le cadre d’une activité commerciale, nous vous conseillons vivement de la faire déposer au nom de la société (éventuellement en cours de formation) En effet, si il ne le fait pas, le nom de la marque lui appartiendra en propre. Un mandataire peut également procéder aux formalités d’enregistrement. Et pour l’étranger ? En Europe Si pour le moment, vous n’estimez pas nécessaire de protéger votre appellation sur l’ensemble de l’UE, vous pouvez délimiter votre protection au territoire hexagonale, ce qui vous coutera 200€. Toutefois, si dès à présent, vous prévoyez d’étendre votre activité sur l’ensemble des territoires de l'Union européenne, vous pouvez faire enregistrer une marque communautaire. Elle vous permettra d’obtenir la protection de votre dénomination dans tous les États membres de l'Union européenne. S’il est plus onéreux de se faire enregistrer à l’échelle communautaire, cela revient cependant moins couteux que de multiplier les enregistrements dans chaque pays. Il vous sera également possible de requalifier votre choix, même après avoir procédé à un enregistrement national, en faisant évoluer votre choix vers une marque communautaire, après avoir procédé à un enregistrement national. La conversion peut se faire dans les 2 sens : faire d’une marque nationale une marque communautaire et réciproquement. International En vertu de l'Arrangement de Madrid, il est possible de faire enregistrer sa marque. Comment devient-on « propriétaire d’une marque » ? « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement », en vertu de l’article 712-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette protection commence à courir à compter au jour du dépôt, peu importe la durée des délais d’enregistrement. Qui peut faire le dépôt ? Le demandeur ou son mandataire ayant son siège social dans un Etat membre, il est soit conseiller en propriété industriel, soit doté d’un pouvoir lui permettant de procéder à l’enregistrement. Afin de prévenir tout litige, le futur associé d’une société doit effectuer le dépôt au nom de la société en cours de formation, et non en son nom propre. Sinon, cela signifie qu’il est seul titulaire de sa marque, mais qu’il en fait apport à la société, ce qui risque de créer des difficultés en cas de départ dudit associé de la société.

La demande d’enregistrement s’effectue auprès de l’INPI, par voie postale ou électronique. Marque déposée, marque validée ? L’INPI peut opérer un premier contrôle de la licéité d’une marque, et refuser l’enregistrement d’une marque descriptive ou manifestement illégale. Toutefois, la validation par l’INPI ne signifie nullement que la marque est à l'abri de toute attaque. Ainsi, l’INPI ne procède pas à une recherche d’antériorité, c'est-à-dire de disponibilité de la marque : il appartiendra donc au déposant d’effectuer cette recherche. Il faut également savoir que pendant les 2 mois qui suivent son dépôt, tout tiers pourra faire opposition à votre dépôt s’il justifie auprès de l’INPI d’un droit d’antériorité. Seules des personnes justifiant d’un droit d’antériorité (titulaire d’une marque déposée, licencié, propriétaire d’une marque notoire) pourront faire opposition, ils peuvent le faire en leur nom propre, ou par l’intermédiaire d’un conseil en propriété industriel, d’un juriste, ou d’un avocat (art. R. 712-13 CPI). Le délai d’opposition est de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (art. R. 712-8 CPI) ou du 1er jour suivant la réception du Bulletin des marques internationales à l'INPI pour les marques internationales. L’INPI pourra rejeter la demande d’enregistrement en cas de non paiement des taxes, si le dossier ne répond pas exigences légales, s’il est incomplet, ou si la demande d’opposition a été acceptée. Cette décision est susceptible d’appel devant les juridictions d’appel. Une fois la marque enregistrée, et le délai d’opposition passée, le titulaire bénéficie d’un monopole d’exploitation d’une durée de 10 ans sur la marque déposée, sur les classes déposées. Qu’est ce qu’une marque notoire ? Une marque notoire est une marque qui, même si elle n’a pas été déposée, bénéficie de la protection du droit des marques du fait de sa notoriété. Ainsi, dès lors qu’une marque a acquis une renommée incontestable, elle peut être protégée, du seul fait de sa notoriété. Il s’agit d’une marque connue par le grand public. Le critère de l’ancienneté n’est pas seul déterminant, elle peut avoir connue un succès fulgurant, par la mise en œuvre d’une large campagne de communication ou par voie de presse. (ex Bygmalion) Les marques de renommées sont désormais couvertes par cette disposition, toutefois, cette protection ne leur sera reconnue que pour le domaine, ou la zone géographique où elles bénéficient de cette renommée. Maintenant que j’ai déposé une marque, quels sont mes droits ? Le dépôt d’une marque confère un monopole d’exploitation sur celle-ci, et permet à son titulaire de s’opposer à toute exploitation de sa marque par des tiers. En conséquence, il pourra faire interdire, l’utilisation de la marque pour la promotion de produits et services identiques à ceux des classes qu’il a enregistrées lors de l’enregistrement, s’opposer au dépôt d’une marque similaire. Si le risque de confusion est permis, il pourra également s’opposer à l’enregistrement, ou à l’utilisation d’une marque similaire (et non nécessairement identique), pour désigner des produits/services concurrents. Cependant, être titulaire d’une marque ne permet pas d’empêcher que la marque soit citée dans la presse, ou même qu’elle soit reproduite dans le cadre d’une publicité comparative. Par ailleurs, si un distributeur a déjà permis l’usage de sa marque à des revendeurs, ou a des tiers revendeurs, il ne peut leur en interdire l’utilisation ultérieure de sa marque. Sauf si le revendeur en peut prouver l’origine et l’authenticité des produits qu’il revend, ou si il utilise la marque de manière trop ostentatoire, (grande bannière…) laissant à penser qu’il en est le propriétaire, le fournisseur. De même, il est possible de faire référence à une marque, si on est revendeur de pièces détachées ou d’accessoires qui permettent l’utilisation de cette marque, les juges ont en effet estimé que cette mention est nécessaire pour permettre une bonne utilisation du produit, et une bonne information sur son utilisation finale (CJCE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, The Gillette Company et a. c/ LA-Laboratories Ltd Oy). Les limites à la protection L’enregistrement de la marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement (C. propr. intell., art. L. 713-6). Toutefois, le déposant pourra poursuivre cet utilisateur malheureux pour des actes de contrefaçon commis après le dépôt. Ainsi, si une personne faisait un usage, même si elle n’avait pas une grande notoriété, d’une dénomination sociale similaire avant le dépôt, elle pourra poursuivre son utilisation et coexister avec la marque déposée. Pour que la marque puisse être protégée encore faut il qu’elle soit exploitée, ainsi, en vertu de l'article L. 714-5 CPI, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans » L’usage sérieux va se prouver notamment par le fait d’avoir eu un site internet, d’avoir fait fabriqué des produit sous le nom de la marque, d’avoir émis des factures avec le logo… En tout état de cause, un usage sérieux est un « usage conforme à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée » et concrètement, si cet usage sert à maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés (CA Paris, ch. 5-2, 16 déc. 2011) Enfin, il faut bien que le titulaire exploite la marque qu’il a déposé tel qu’il l’a déposé et non un signe altéré. Il est possible d’apporter des légères modifications à la marque, afin de l’adapter aux besoins de commercialisations, aux différents supports et formats de vente, ou les moderniser, en les simplifiant ou en rajoutant des ornementations. (Cass. com., 3 juin 2014) Il est également possible de prouver qu’il existe un ou plusieurs motifs légitimes empêchant l’exploitation de la marque. Toutefois, il faut garder à l’esprit que la déchéance ne prend effet qu’après son énoncé et que par conséquent, le titulaire de la marque déchue conserve la possibilité d’agir en contrefaçon pour tout acte de contrefaçon réalisé avant son prononcé. Ces dispositions empêchent les dépôts abusifs, pour tous ceux qui pensent avoir trouvé un bon mot, un bon slogan, mais n’en font jamais usage. La marque collective Si le titulaire d’une marque établi un règlement en vue de son utilisation commune. La marque peut être déposée par une personne physique, morale, ou par un groupement de personne : un groupement d’entreprise, une collectivité d’entités publiques. Les formalités de dépôt sont les mêmes que pour le dépôt simple, à la différence que le déposant devra remettre en plus le règlement d’utilisation de la marque. Ces personnes devront s’accorder sur le type de produit et service qu’elles entendent vendre sous cette marque, ce qui garantie, pour le public une homogénéité des produits/services vendus sous cette marque. Quant la contrefaçon de marque est-elle constituée ? On peut parler de contrefaçon dès lors qu’il y a une reproduction, identique, ou similaire d’une marque, dans sa totalité, ou partiellement. Dès lors que le risque de confusion existe, et que la reproduction porte sur les éléments caractéristiques de la marque. On parle également de contrefaçon dès lors qu’il y a reproduction partielle, ou que d’un seul élément de la marque, si il présente un caractère distinctif et essentiel par rapport à l’ensemble de la marque complexe (Cass. com., 27 févr. 2001) Les astuces qui ne fonctionnent pas L'article L. 713-2 CPI interdit expressément l’utilisation de mot tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », qui certes, permettent de lever le doute sur la confusion entre les deux marques, mais demeurent un acte de concurrence déloyale en laissant à penser que les produits et services vendus sous cette marques sont pourvues des mêmes qualités et caractéristiques. Pis encore, cela peut laisser à penser que les entreprises sont partenaires, en conséquent, l’une d’entre elle tente de bénéficier, de s’approprier la notoriété de l’autre. Nom de domaine, marque, est-ce la même chose ? Le nom de domaine n’est pas une marque, toutefois, il est fréquent qu’il reprenne l’intitulé d’une marque. Dans ce cas, dès lors que le nom de domaine reprend une marque protégé, il s’agit bien d’un acte de contrefaçon au sens de l’article L. 716-9 CPI, caractérisé par le simple enregistrement d’un nom de domaine similaire ou identique (TGI Nanterre, 2e ch., 18 janv. 1999) Est-il possible d’acheter comme mots clefs sur Adword la marque d’un concurrent ? En tant qu’annonceur, il est tentant d’acheter la marque d’un concurrent afin de détourner sa clientèle, et de l’inviter à acheter ses propres produits et services. La jurisprudence, qu’elle soit communautaire ou française, considère que dès lors que le risque de confusion est écarté : autrement dit, dès lors que l’internaute peut aisément comprendre que le site proposé par le service Adword n’est pas la propriété du titulaire de la marque dont il a tapé le nom sur le moteur de recherche, la contrefaçon n’est pas constituée. En revanche, si « l'annonceur qui fait publier une annonce dont la présentation ne permet pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si l'annonceur est lié ou non au titulaire de la marque commet un acte de contrefaçon » (Cass. com., 13 juill. 2010) L’internaute doit par ailleurs avoir bien ou identifié que la liste de résultat qui s’affiche diffère de la liste de résultat via le référencement naturelle. C’est quoi, le risque de confusion ? Il y a un « risque de confusion » dès lors que le public peut être induit en erreur du fait de la similarité entre les marques. Ce risque peut venir du fait qu’il existe une synonymie, une homonymie entre les marques, (CA Versailles, 12e ch., sect. 2, 7 déc. 2006), ce risque s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes (Cass. com., 15 déc. 2009)

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